深度梳理：跨境电商“破局”美商标侵权，高效救济路径全解析

近年来，全球贸易格局因新冠疫情的持续影响而经历深刻变革。随着线下贸易活动遭遇挑战，2020至2022年间，国内线上跨境电商行业迎来了前所未有的发展机遇，跨境电商企业数量急剧增长，其中广东地区的企业占比依然显著，高达70%左右。然而，这一快速发展的背后，涉外知识产权侵权纠纷也随之增多，给众多跨境电商中小企业带来了严峻考验，它们往往因缺乏有效的应对机制而遭受重创。鉴于此，本文旨在通过深入剖析具体案例，系统梳理美国实体法与程序法相关内容，为跨境电商企业提供具有针对性的救济策略参考。同时，为有效遏制此类诉讼案件的频发态势，本文还将提出一系列旨在促进跨境电商可持续发展的建议。

典型案例分析

李维斯（Levi's）是全球著名牛仔裤品牌，由犹太商人李维·斯特劳斯创立。1853年，李维·斯特劳斯成立了生产帆布工装裤的Levi Strauss & Co.（以下简称“李维斯公司”）。

2019年，李维斯公司作为原告委托Greer, Burns& Grain,Ltd.（以下简称“GBC”律所），就商标侵权把阿里巴巴国际站、全球速卖通上的36家跨境电商作为被告起诉。该系列案件审理法院为美国伊利诺伊州东部分区北区法院，案号为19-cv-5356。

李维斯公司代理律师团队向法院起诉立案和申请TRO禁令时，已有初步证据显示被告的商品侵害了李维斯公司名下的“小红标”、海鸥形设计的“弧形商标”。立案后仅20天，阿里巴巴国际站、全球速卖通等跨境电商平台已收到法院TRO禁令，禁令要求上述平台冻结被告账户资金。禁令实施后，涉诉网店商品被迫下架。

（上图为案例文件截图）

一、专攻跨境电商商标侵权诉讼的美国律所

美国跨境电商商标侵权诉讼多由GBC律所（Greer, Burns & Crain, Ltd.）、Keener律所（Keener & Associates）、Epstein律所（EPS律所）、Keith律所和SMG律所代理，上述美国律所专精于知识产权诉讼。这几家律所一般通过钓鱼执法手段收集证据，随后即在美国联邦法院发起知识产权侵权诉讼。被诉网店涉及平台包括亚马逊、阿里巴巴国际站、速卖通、Wish、eBay、敦煌网等。

本案受聘律师正是来自GBC律所。在取证阶段，律师团队假装顾客购买侵权产品，以转账方便为由要求商家提供PayPal账户名。律师团队购买产品后，涉诉侵权产品的网页截图、链接、销售记录随之作为向法院申请TRO禁令的初步证据。与此同时，律师团队据此要求电商平台下架被告网店产品。

二、管辖法院及两大无效抗辩事由

大部分的国际知名品牌公司诉国内跨境电商商标侵权案件由美国伊利诺伊州北区联邦地区法院、佛罗里达州南区联邦地区法院、纽约州南区联邦地区法院和加利福尼亚州南区联邦地区法院管辖。在这几个法院中，伊利诺伊州北区联邦地区法院受理的跨境电商知识产权侵权案件数量最多。

本案的管辖法院正系伊利诺伊州北区联邦地区法院，作为最早受理此类案件的法院，其在早期就通过判例树立了两个用于判断商标侵权的原则：“不知道不构成有效答辩理由”和“未参与网店操作也无法免除责任”原则。简而言之，被告不能以“不知道品牌商标”和“不是实际侵权人”作为抗辩的免责事由。

2015年10月，沙仑˙约翰逊˙科尔曼（Sharon Johnson Coleman）法官在Bulgari,S.p.A.v.Zou Xiaohong,et al.案件（案号为15-cv-5184）的判决中，明确拒绝了被告以“不知道这是一个注册商标”作为抗辩理由。1上述原则与国内《商标法》第64条第2款规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”的裁判观点相反，国内法院可接受被告以“不知道品牌商标”作为抗辩理由。

2015年4月，在Manolo Blahnik International,Ltd.v.The Partnerships,et.al.案件（案号为14-cv-09752）中，科尔曼法官认定“网店不是本人操作的”不能成为有效答辩理由。原因是被告无论是不是账户的所有人，与本案无关，被告只能就诉讼中遭受的损失事后向实际侵权人索取赔偿。2以上原则经由伊利诺伊州北区联邦地区法院判决确立后，被美国其他法院广泛援引至司法实践中。

三、消极应诉的后果

不少涉诉跨境电商为国内的中小企业，由于电商企业大多数缺乏专业的法律服务团队且对诉讼所持的固有印象，电商企业误认美国此类诉讼案件的时间跨度会很长，从而导致在遇到纠纷时电商不知所措和消极应对。实际上美国法院的临时措施和判决执行快捷高效，耗时仅为两个月。总体而言，针对跨境电商的侵权诉讼程序分为以下三部曲：

1、临时禁令（TRO）冻结电子商户的网店和支付平台账户。TRO的有效期限很短，一般不超过14天，但其无须经过听证程序，甚至无须通知被申请人，目的是有效防止被申请人在得知消息后转移财产或者毁灭证据等；

2、在TRO失效之前（通常一周之内），原告提出颁布初步禁令（Preliminary Injunction）的动议（Motion），以确保听证后颁布的初步禁令能够与TRO无缝对接；

3、在颁布初步禁令后，很快就发出了传票（Summons），被告通常须在21日内应诉（出庭，或递交答辩状），否则法庭作出缺席判决（Default Judgment）。3如果被告不积极应诉，则这三部曲进展很快。

若被告未出庭应诉，法院将直接依据原告的诉请认定被告故意侵权，判决原告胜诉。如此，被告被判决承担赔偿金额通常会比被告因侵权行为所获得的经济利益要高。就单独的一个侵权行为，跨境电商可能被法院判决承担十几万到二百万美元不等的天价赔偿金。

判决生效后，法院会将被冻结账号（Paypal）的资产作为赔偿金转至原告账户，部分案件的侵权网店将永久关闭。若被冻结账号的资金小于判决中的赔偿金额，被告其他银行账号也将处于不安全状况，一旦被发现有其他可供执行的财产，原告仍会继续向法院申请强制执行。

四、积极应对，及时止损

如果跨境电商确实存在着侵权行为，且网店急需解除冻结的Paypal账号以恢复运营，被诉跨境电商选择“和解”结案可能系最佳方案。

本案中，李维斯公司掌握证据证明涉诉被告的行为已侵害其“小红标”、海鸥形设计的“弧形商标”，因此本案不少被告选择与GBC 律所签署和解书，赔偿冻结的40%-70%金额作为和解金，结案后跨境电商的Paypal资金账号及速卖通等电商平台账户恢复正常。

（上图为海鸥形设计的“弧形商标”）

中美商标侵权案件实体

法及送达程序的差异

美国实体法中商标侵权赔偿责任的认定及美国民事诉讼程序法的诉讼文书送达方式均对涉美跨境电商商标侵权案件影响较大，因此下文主要对中美之间关于商标侵权的法律规定作出对比，以期引起重视。

一、侵权赔偿责任的差异

美国知识产权法具备完善的赔偿制度及多样化的赔偿数额计算方式，相较于国内制度更加灵活。两国法律制度的差异导致美国法院判决的商标侵权赔偿额比国内法院支持的赔偿额高出不少，因而两国对商标侵权人的惩罚程度不可同日而语。中美实体法中商标侵权赔偿责任的不同点如下：

1、实际损害范围不同。美国商标侵权案件，因《兰哈姆法》中确立的“权利人可主张因侵权行为造成的任何损失”原则，权利人可主张包括销量流失的损失、价格侵蚀的损失、商誉的损失、许可费的损失、纠偏广告费的损失等在内的实际损害赔偿类型。国内现行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标法司法解释》）第15条，简单地把“权利人因侵权造成的商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算”作为实际损失的范围，暂未包括价格侵蚀损失、商誉损失、许可费损失、纠偏广告费等。需要说明的是，在实践运用《商标法司法解释》第15条时，人民法院还需排除市场价格变化、消费者需求变动、经济环境变化等干扰因素导致本条适用难度较大。

2、实际损害赔偿数额的计算方法不同。在美国商标侵权司法实践中，法院对计算方法的选择十分灵活，通常会根据每个案件中的具体情形，单独或综合采用对比分析法、资料分析法及回归分析法等。此外，美国法官还会根据会计师的意见对赔偿数额的计算方式予以调整。而根据目前国内法律规定，中国法院对商标侵权案件只采取对比分析法一种方法予以计算。

3、法定赔偿额的最高值相差大。在美国商标侵权诉讼中，被告不如实披露或未披露侵权产品有关数据的情况下，原告和法院会选择法定赔偿。而美国法院对商标故意侵权行为判决执行的法定赔偿额可高达200万美元。国内现行《商标法》对故意侵害商标专用权行为所支持的最高赔偿金额为500万元人民币，但由于国内实际损害赔偿计算公式存在适用难及计算范围不合理等因素，大部分法院直接选择法定赔偿方式作为侵权行为赔偿责任认定5，这导致大部分商标侵权案件被法院支持的赔偿金额远远低于500万元人民币。另外，由于原告方举证难度高，其中不少国内商标侵权案件中被告侵权主体无须承担任何赔偿责任，国内商标侵权成本极低。

二、送达方式的差异

中美诉讼文书送达方式存在差异。与国内不同，美国民事诉讼程序规则并不要求有关文件必须由美国法院官方送达，诉讼文件可由美国法院认可除诉讼当事人以外的任何主体来送达，并且完成送达这件事情须由原告自行负责。法律文书的送达，可以采用包括以下措施进行（未穷尽列举）：（1）国际认可的、合理的方式，例如《海牙公约》允许的方式；（2）该外国法律规定的在该外国法院中诉讼时允许的送达方式；或者（3）基于法院命令采用的不为国际条约所禁止的其他方式。6

因此，在此类案件中，跨境电商在Paypal资金账号被冻结后并未收到来自于法院出具和送达的诉讼文书反而收到原告律师发送的侵权通知、应诉通知等电子邮件，根据美国的司法实践原告律师发出的邮件是一种有效的送达方式。这不同于国内《民事诉讼法》，案件的应诉通知书、开庭传票等法律文书必须由法院发出和送达。

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跨境电商涉诉应对策略

通过以上的分析，跨境电商遭遇商标侵权诉讼时只有通过应诉或和解才能最终息诉。若跨境电商置之不理、消极应对将无法维持良好的网店运营状态。即使跨境电商换平台运营，新注册的资金账号，一经原告发现其仍会依据缺席判决书再次对跨境电商新账号内的财产申请强制执行，法院也会依据生效判决把被告的资金划扣至原告名下。

因此，跨境电商应积极地聘请律师在收到邮件21天内予以答复或者准备材料应诉。究竟选择“开庭应诉”还是“和解”可以综合考虑如下因素而定：（1）原告诉请赔偿金额的大小，及被告跨境电商的接受程度；（2）被告跨境电商是否存在着侵权行为，答辩证据是否充足；（3）诉讼成本分析，律师费用、开庭费用的支出；（4）时间成本的大小，跨境电商是否需要在短时间内恢复网店账号，是否需要解除冻结资金以挽回下一季度的运营收入。

一、和解

庭外和解作为美国民事纠纷解决最高效、时间成本最低的解决方式，现为此类纠纷案件电商企业及律师优先选择的应对策略。在大部分被冻结资金账户的跨境电商中，70%-90%的电商企业使用侵权商标进行销售、许诺销售同类产品。对于电商企业已被查证存在侵权事实、网店急于恢复运营和解除冻结的Paypal账号且原告索求的赔偿金额可接受的情形，电商企业选择“和解”结案可谓为最佳策略。

若选择和解结案，跨境电商应在收到邮件通知的21天内，委托律师展开谈判，争取以最小的代价达成和解。和解协议中，一般会包含“被告支付原告和解赔偿金，原告同意撤诉不得就同一事实再次提起诉讼，并且原告保证被告不再受与本案相关的任何法院指令的约束”息诉条款。另外，在此要提醒各位电商企业在选择和解应对方针，须把握以下两点注意事项：

1、在和解谈判过程中，被冻结的Paypal账号尽量不要有大额款项进入。否则若原告调查获知被告Paypal账号余额翻倍增加，原告会据此大幅度提高和解金金额，案件谈判难度随之增大；

2、跨境电商应注意把握“21天”的应诉期，争取在应诉期内开展和解谈判。应诉期过后，法院将开庭审理，若被告存在着侵权行为，法院一旦判决支持原告诉请的赔偿金额，被告事后想要达成和解的难度和成本将急剧上升。

二、开庭应诉

若跟对方沟通洽谈和解赔偿金时，对方提出的和解金额过高，跨境电商可考虑积极应诉，选择“中美律师合作办案”的模式，由国内律师承担沟通、证据收集工作，再由美国律师到当地法院开庭答辩。法院调查发现被告电商企业不存在侵权故意，法院可能会根据被告提供的销售数据、被告为防止侵权所作的预防措施等证据将原告诉请的赔偿金额降至合理范围，这种情况下应诉将比和解更能为电商企业挽回经济损失。此外，被告跨境电商查证确认自身不存在任何侵权行为，同时资金冻结时长对自身网店运营影响不大且有足够的资金能力开庭答辩的情形，电商企业也可委托美国当地有经验的律师应诉，企业可提供自身或者供应商对产品享有商标专用权等证据作出“不存在侵权行为”的答辩。

若批量的跨境电商遭到国外卖家恶意欺诈而被起诉至美国法院，被诉的跨境电商可联合向中国国际经济贸易仲裁委员会、中国（广东）知识产权维权援助中心、中国（深圳）知识产权维权援助中心、中国（佛山）知识产权维权援助中心、中国（汕头）知识产权维权援助中心等组织寻求帮助7，共同探讨解决办法，集体应诉，提高胜诉率。

跨境电商长足发展的建议

总体而言，相对于事后的补救措施，事前的布局防范才是预防商标侵权纠纷最有利的方式，并且其还可以在纠纷发生时挽回部分经济损失，为企业夺得一线生机。因此，跨境电商想要长足发展应做好以下工作部署：

一、合规运营，做好知识产权部署

由于各国法律及电商运营规则的不同，跨境电商在海外经营不时会陷入国内电商行业暂未爆发的风险。跨境电商在开展海外业务前，必须做好法律尽职调查、熟悉各种规则、把握各类风险。具体而言，企业可引入第三方法律和财税专业机构开展合规辅导和建立合规审查体系。

鉴于美国知识产权制度的全面性及赔偿责任的严厉性，跨境电商不能因贪图短期利益而忽视知识产权风险。大多数国家在认定知识产权权属问题时采用“商标申请、专利申请在先”的原则，由此提示跨境电商可以尽早在国内和目标市场国家注册商标并合理规划商标续展事宜。

（上图为美国商标查询网站截图）

二、开展商标侵权排查，杜绝侵权行为

在跨境电子商务平台上架产品前，跨境电商需进行行业知名品牌商标调查和普及，做好产品目录检索，通过查阅各地的商标网站开展商标侵权排查，从而预防侵害国外知名的图形商标、文字商标。此外，跨境电商应从货源处把关好商标侵权预防。具体而言，电商企业在与产品供应商签订购销合同时，可以在合同中对产品侵权责任承担主体予以明确。

以下附上各大商标查询官网，供读者查询：

三、多平台运作，建立独立站

本年度亚马逊的封号潮波及数万国内跨境电商：大部分企业被封号的原因在于鼓动消费者进行刷单，从而违反了平台的“滥用评论”规则被罚。虽然此次事件与商标侵权无关，但两者同样需要受到平台账号被封、资金被冻结等处罚。一夕之间，跨境电商的海外仓库产品被迫低价甩卖，导致不少企业资金链断裂、濒临破产。亚马逊“滥用评论”封号潮和商标侵权诉讼后电商企业濒临破产的现状所反映出的问题就是国内跨境电商过分依赖第三方电子商务平台。此类事件给国内跨境电商带来诸多有关运营方面的思考：往后跨境电商可多平台运作和建立独立站开展运营，即采取主动分散经营风险的运营战略从而降低对国外第三方电子商务平台的依赖。但独立站作为跨境电商的补充方案，不能被误读为跨境电商能借此逃避知识产权部署和企业合规建设。

四、定期转移账户资金

在商标侵权诉讼中，不少原告律师会根据被冻结账号的资金额大小确定一个索赔金额。因此，跨境电商定期转移 Paypal 账户资金，有利于在涉诉商标侵权纠纷时企业能够掌握更多的主动权，为企业争取更大的谈判空间、降低企业的对外赔偿，增强资金周转能力方便开展后期的恢复工作。

五、企业内部分配制度规划

跨境电商可调整员工的薪酬分配制度，采取虚拟分红权机制。员工的薪资可由40%计时薪资和60%绩效工资构成，其中绩效工资与岗位业绩、部门业绩、公司业绩进行挂钩。企业运营利润上涨时，员工可共享红利，提高工作积极性。若企业一旦涉诉资金被冻结，企业薪酬成本压力也随之降低，企业抗风险能力增强，也能为员工保留更多的工作岗位。

总结

跨境电商行业的迅猛发展必然伴随着涉外商标侵权诉讼案件的激增。跨境电商企业应提前安排商标侵权排查和商标注册、续展规划，同时做好公司商业布局徙薪曲突、防患未然。当不幸涉诉商标侵权纠纷时，跨境电商应理性应对，可选择“开庭应诉”或“庭外和解”应对策略，不可置之不理导致事态恶化。

参考文献

1.刘海峰主编：《跨境电商应对商标侵权诉讼实务指南》，法律出版社2020年版，第22页。

2.同上注，第23页。

3.易继明：《跨境电商知识产权风险的应对——以中国电商在美被诉为例》，载于《知识产权》2021年第1期。

4.王煜宸：《中美商标侵权损害赔偿制度的比较研究》，华东政法大学硕士学位论文，2018年。

5.毛绎宁：《中美商标保护制度比较研究》，载《时代金融》2020年第5期。

6.同前注3。

7.吴海华：《广东省知识产权维权援助现状与展望》，载《广东科技》2014年第6期。

笔者：曹老师

知名律师事务所

高级合伙人

至今超16年行业经验，曾任职世界500强企业美的集团八年，负责海外贸易与投融资，深度参与美的集团国际化布局，积累丰富的实践经验。

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